Nullo il marchio “Neve” per i cosmetici.
Una recente sentenza del tribunale di Milano (N. 9103 del 2015) mi fa pensare ad una applicazione delle leggi sul passing off.
È una opportunità per approfondire l’argomento “registrazione marchi”.
Il tribunale avrebbe riconosciuto che la parola Neve non può essere utilizzata come marchio nel settore cosmetico. In questo caso essendo una parola è propriamente un “logo” quando nell’utilizzo comune molti pensano che il logo sia un simboletto grafico.
Si tratta da quel che ricordo delle leggi sulla proprietà intellettuale di un passing off per confusione.
Si applica in genere indipendentemente dal fatto che ci sia o no l’intenzione di fare confusione.
Nessuno può risalire alle reali intenzioni che nel fondamentale processo del naming, la scelta del nome da dare ad una marca, hanno fatto scegliere il nome NEVE.
In questo caso tra il marchio Nivea® e Neve la somiglianza fonetica in italiano è relativa.
Ma considerando anche la comune costruzione etimologica ed il valore commerciale del marchio NIVEA, uno dei primi marchi sia in valore ( il ranking lo posiziona attorno ai 6 miliardi di US$) che in riconoscibilità internazionale, si possono intuire le motivazioni del tribunale di Milano.
Il mercato della cosmesi è spesso turbato da liti per marchi e brevetti e quando si vuole creare una nuova marca la scelta del nome è un processo difficile che richiede molte valutazioni di ordine commerciale, interculturale e legale.
In alcuni paesi poi è diffusa una sorta di “guerra preventiva” dei “marchi” dove, visto che il costo di registrazione è relativamente basso, vengono registrati a priori decine di marchi che magari restano inutilizzati per anni, al solo fine di accaparrarsene il potenziale utilizzo o impedirne l’uso da parte di potenziali concorrenti. Strategie di registrazione preventiva sono gestite da grandi gruppi ma non solo, con il fenomeno dei cosiddetti trademark squatters. Nei paesi dove vige il sistema “first to file” anziché il sistema “first to use”, cioè la priorità del marchio viene acquisita da chi registra per primo il marchio, indipendentemente dal fatto che lo si utilizzi, è facile trovare qualcuno che registra in proprio qualche marca famosa. In genere quando la scelta dei nomi da registrare deve prevedere la commercializzazione in paesi con culture e linguaggi diversi emergono anche problemi di traduzioni e traslitterazioni impreviste.
In una campagna di registrazioni di marchi ( filing ) per l’industria automobilistica molti anni fa ricordo che in Giappone registrarono il nome COITO… Pronunciabile, facilmente riconoscibile , con un bel dittongo ( i brevi marchi con dittongo pare piacciano di più), perfetto come logo per un’auto, ma con un significato che potrebbe agevolare qualche battutina comica.
Anche il colosso L’Oreal quando ha cominciato a sondare il mercato cinese ha scoperto che la traslitterazione dei suoi marchi in Cina poteva creare giochi di parole o conflitti controproducenti.
Visto che come tutte le leggi, anche quelle sulla proprietà intellettuale dipendono da come vengono interpretate ed applicate, non è affatto detto che queste strategie di registrazione dei marchi portino effettivamente ai risultati sperati.
Per non incorrere in discussioni e contenziosi per passing off spesso è sufficiente che il marchio di grande diffusione sia registrato per settori merceologici diversi. Se chiamo CocaColla un adesivo per pavimenti e la Coca Cola non si è premurata di registrare il suo marchio in questa categoria merceologica, non credo sarebbe applicabile il passing off.
Insomma, se volete chiamare Neve una polverina bianca da sniffare con effetti psicotropi, forse nessuno vi farà causa, o almeno non ve la farà per violazione, abuso o confusione di un marchio registrato.
Se invece il marchio può disturbare il mercato di una grande marca è facile che partano azioni legali negli interessi della marca che si ritiene danneggiata, anche se i volumi sul mercato della marca che farebbe confusione possono essere minimi rispetto a quelli della grande marca.
Chi opera nel marketing sa quanto è rilevante il marchio nella decisione di acquisto. I cosmetici fotocopia dei prodotti di successo sono molto comuni, possono avere immagini e colori simili, formulazioni e funzionalità fatte con il copia e incolla, a volte hanno anche claim e messaggi pubblicitari analoghi.
Ma è più probabile che partano contenziosi legali se si crea confusione sui marchi, che se si commercializza un prodotto “fotocopia”.
Rodolfo Baraldini
pubblicato 17 settembre 2015
È una opportunità per approfondire l’argomento “registrazione marchi”.
Il tribunale avrebbe riconosciuto che la parola Neve non può essere utilizzata come marchio nel settore cosmetico. In questo caso essendo una parola è propriamente un “logo” quando nell’utilizzo comune molti pensano che il logo sia un simboletto grafico.
Si tratta da quel che ricordo delle leggi sulla proprietà intellettuale di un passing off per confusione.
Si applica in genere indipendentemente dal fatto che ci sia o no l’intenzione di fare confusione.
Nessuno può risalire alle reali intenzioni che nel fondamentale processo del naming, la scelta del nome da dare ad una marca, hanno fatto scegliere il nome NEVE.In questo caso tra il marchio Nivea® e Neve la somiglianza fonetica in italiano è relativa.
Ma considerando anche la comune costruzione etimologica ed il valore commerciale del marchio NIVEA, uno dei primi marchi sia in valore ( il ranking lo posiziona attorno ai 6 miliardi di US$) che in riconoscibilità internazionale, si possono intuire le motivazioni del tribunale di Milano.
Il mercato della cosmesi è spesso turbato da liti per marchi e brevetti e quando si vuole creare una nuova marca la scelta del nome è un processo difficile che richiede molte valutazioni di ordine commerciale, interculturale e legale.
In alcuni paesi poi è diffusa una sorta di “guerra preventiva” dei “marchi” dove, visto che il costo di registrazione è relativamente basso, vengono registrati a priori decine di marchi che magari restano inutilizzati per anni, al solo fine di accaparrarsene il potenziale utilizzo o impedirne l’uso da parte di potenziali concorrenti. Strategie di registrazione preventiva sono gestite da grandi gruppi ma non solo, con il fenomeno dei cosiddetti trademark squatters. Nei paesi dove vige il sistema “first to file” anziché il sistema “first to use”, cioè la priorità del marchio viene acquisita da chi registra per primo il marchio, indipendentemente dal fatto che lo si utilizzi, è facile trovare qualcuno che registra in proprio qualche marca famosa. In genere quando la scelta dei nomi da registrare deve prevedere la commercializzazione in paesi con culture e linguaggi diversi emergono anche problemi di traduzioni e traslitterazioni impreviste.In una campagna di registrazioni di marchi ( filing ) per l’industria automobilistica molti anni fa ricordo che in Giappone registrarono il nome COITO… Pronunciabile, facilmente riconoscibile , con un bel dittongo ( i brevi marchi con dittongo pare piacciano di più), perfetto come logo per un’auto, ma con un significato che potrebbe agevolare qualche battutina comica.
Anche il colosso L’Oreal quando ha cominciato a sondare il mercato cinese ha scoperto che la traslitterazione dei suoi marchi in Cina poteva creare giochi di parole o conflitti controproducenti.
Visto che come tutte le leggi, anche quelle sulla proprietà intellettuale dipendono da come vengono interpretate ed applicate, non è affatto detto che queste strategie di registrazione dei marchi portino effettivamente ai risultati sperati.
Per non incorrere in discussioni e contenziosi per passing off spesso è sufficiente che il marchio di grande diffusione sia registrato per settori merceologici diversi. Se chiamo CocaColla un adesivo per pavimenti e la Coca Cola non si è premurata di registrare il suo marchio in questa categoria merceologica, non credo sarebbe applicabile il passing off.Insomma, se volete chiamare Neve una polverina bianca da sniffare con effetti psicotropi, forse nessuno vi farà causa, o almeno non ve la farà per violazione, abuso o confusione di un marchio registrato.
Se invece il marchio può disturbare il mercato di una grande marca è facile che partano azioni legali negli interessi della marca che si ritiene danneggiata, anche se i volumi sul mercato della marca che farebbe confusione possono essere minimi rispetto a quelli della grande marca.
Chi opera nel marketing sa quanto è rilevante il marchio nella decisione di acquisto. I cosmetici fotocopia dei prodotti di successo sono molto comuni, possono avere immagini e colori simili, formulazioni e funzionalità fatte con il copia e incolla, a volte hanno anche claim e messaggi pubblicitari analoghi.
Ma è più probabile che partano contenziosi legali se si crea confusione sui marchi, che se si commercializza un prodotto “fotocopia”.
Rodolfo Baraldini
pubblicato 17 settembre 2015
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